분쟁없는 오픈 이노베이션의 핵심은?

분쟁없는 오픈 이노베이션의 핵심은?

 

 

 

 

 

 

기업 경영 활동에 필수적인 아이디어 착상, 연구(R&D) 활동이나 제품 개발 및 상업화에 이르는 기술 사업화의 과정에서 외부의 기술이나 지식, 아이디어를 활용함으로써 성공의 가능성은 높이되, 혁신의 비용은 절감할 수 있는 방법론을 무엇이라고 할까요?

 

바로 최근 주목받고 있는 기술전략의 하나인 '오픈 이노베이션(Open Innovation)' 입니다.  

 

오픈 이노베이션은 과거 기업들이 자체적인 R&D 역량의 확보와 강화를 통해 R&D를 진행하고, 그 결과물의 활용 등에 대해서는 철저히 외부 배타적인 형태(폐쇄적인 이노베이션)로 유지했던 기술전략과는 반대되는 개념으로, 착상된 아이디어가 최종적인 상품화 단계를 거치는 기술 사업화의 각 단계별로 기업 내부와 외부 사이의 지식과 기술의 교류가 활발하게 이루어지면서 지식과 기술이 양방향으로 원활하게 이동하는 것을 특징으로 합니다.

 

과거 폐쇄적인 이노베이션의 경우 R&D 투자 규모는 커지지만 성공 확률은 떨어지고, 이에 따라 기업이 부담해야 하는 리스크가 커진다는 문제점에 대한 해결 전략으로 도출된 이러한 오픈 이노베이션 전략은 미국 버클리대 ‘Henry Chesbrough’ 교수가 2007년 책을 발간하면서 주목받게 되었습니다. 

 

 

특히 유·무선 정보통신 인프라의 발전으로 외부와의 정보 공유가 더 큰 가치를 창출할 수 있는 개방형 네트워크 시대의 도래에 따라 개방형 표준기술의 개발이나 표준특허의 선점이 기업의 기술전략의 핵심으로 인식되면서, 이러한 오픈 이노베이션의 중요성은 더욱 부각될 것으로 예상됩니다.

 

그런데, 여기서 생각해 볼 문제... 이러한 오픈 이노베이션이 항상 좋은 결과만을 가져다줄까요? 기업이 자신이 가지고 있는 지식이나 기술, 아이디어를 외부의 독립된 경제주체와 협업하여 아이디어를 상업화하는 과정에서 자신이 보유한 핵심 아이디어가 가치 없이 유출되거나 하는 등의 문제는 발생하지 않을까요?

 

우선 최근 기사화된 아래의 사례를 한번 살펴보겠습니다.

 

서울중앙지방법원 제 11민사부는 지난달 14일 "C社는 I社에게 '휴대기기 제작용 광 조이스틱(Optical Joystick) 사업 공동추진협약'에서 파생된 8건의 특허 또는 실용신안권 지분 절반에 대한 이전등록절차를 이행하라"는 원고 일부승소 판결을 내렸다.

이 판결은 C社와 I社간의 공동 사업추진협약을 제대로 이행하라는 취지로 내려졌다.

두 회사는 지난 2004년 7월 I社가 보유한 원천기술을 기반으로 제품을 개발한 뒤, C社는 양산과 판매를, I社는 원자재 생산과 공급을 담당한다는 내용을 합의하고, 상용화 과정에서 파생되는 지식재산권은 공동 명의로 출원하기로 했다.

사건의 핵심은 C社가 협약 체결 직후인 2004년 9월 총 31건의 특허와 실용신안을 단독 명의로 출원, 등록했고, 이에 대해 I社는 협약상 특허 또는 실용신안 명의는 공동으로 출원하기로 했다는 항목을 들며 문제를 제기한 것이다. (중략)

재판부는 판결문을 통해 "C社는 I社와 공동 개발협약을 체결하기 이전까지 광 조이스틱에 대한 사전지식이 없었고, I社의 도움 없이 관련 특허를 출원했다는 점을 받아들이기 어렵다"고 밝혔다. (중략)

출처:　‘C社 OTP원천기술 특허분쟁 패소’ 머니투데이(2013. 9. 5)

 

위의 기사에서 살펴보실 수 있는 바와 같이, 한때 공동으로 제품 개발과 양산, 판매를 추진했던 양 사가 경제적 이해관계 차이 등으로 인해 관계가 소원해졌고, 법적 분쟁까지 진행된 안타까운 상황입니다. 이번 기사를 통해 소개된 법원의 판결은 1심 지방법원의 판결로 사실관계나 법률적 판단이 모두 확정된 것은 아니지만, 경제적 이해관계가 상이할 수 있는 타 경제주체 간의 오픈 이노베이션 과정에서 고려되어야 할 IP이슈 몇 가지를 우리에게 시사하고 있습니다.

 

그 중 오늘은 “IP 창출 관점”, 즉 아이디어의 사업화 과정에서 필연적으로 발생하는 특허나 실용신안 등 지식재산권의 소유 문제와 관련된 IP 이슈에 대해 다루고자 합니다.

 

상식적으로만 생각해보더라도, 제품의 상용화를 위해 공동으로 진행되는 R&D 과정을 통해 각 경제주체가 보유한 기술과 아이디어, 지식이 융합될 것입니다. 이 경우 특허 등 IP 창출의 관점에서는 ‘지식재산권의 권리 귀속 문제(권리 공유 관계 성립 여부), 공유자 중 1인의 공유발명 전체 실시 가능 여부, 발명의 실시에 따른 수익 배분 문제, 공동 개발자 중 1인에 의한 추가 개량 기술 개발에 따른 권리 귀속 문제’ 등이 고려되어야 합니다.

 

1. 공동발명에 대한 지식재산(특허)의 권리 관계 귀속 문제

 

 

위의 기사에서 언급된 바와 같이, 특허법에서도 공동으로 연구개발을 통해 발명을 완성한 경우, 각각 그 기여한 바에 따라 해당 발명에 대한 권리(특허 출원된 발명의 경우, 특허 발명이 되겠죠)에 대한 지분을 공동 소유(공유 관계 성립)하게 되며, 이러한 지분 비율은 상호 합의하에 변경할 수도 있습니다.

 
문제는 해당 발명에 대한 합의에도 불구하고 어느 일방이 단독으로 특허출원 하는 경우 발생할 수 있는데, 이 경우 공동 발명한 사실에 대한 증명을 통해 해당 특허권 등 지식재산권에 대한 권리를 지분 비율에 따라 다시 회복할 수 있습니다.
물론 상호 합의에 따라 양 경제주체가 분쟁 없이 성실히 지분 비율에 따라 권리에 대한 지분을 나누어 가지시는 것이 가장 바람직한 모습이겠죠.

 

2. 공유자 중 1인의 공유발명 전체 실시 가부

 

 

특허법이 보호하는 발명, 즉 기술의 경우 무형의 자산으로 그 일부의 실시만으로 충분한 목적을 달성할 수 없는 것이 일반적이라 볼 것입니다. 이러한 사정을 반영하여 특허법에서는 1발명에 대한 다수의 권리 주체(다수인이 하나의 권리를 공동 소유하고 있는 형태)가 존재하고 있는 경우라 할지라도, 각 공유자는 지분 비율에 관계없이 해당 발명을 완전히 실시할 수 있도록 하고 있습니다.

즉, 중소기업과 대기업이 핵심특허 기술에 대한 지분 비율을 99:1의 비율로 가지도록 지분 계약을 체결한 경우, 대기업은 지분 비율(1%)에 관계없이 해당 특허기술 전체를 자유롭게 실시할 수 있게 됩니다. 

 

3. 발명의 실시에 따른 수익 배분 문제

 

 

특허 침해에 따른 손해배상 청구나 부당이익 반환청구 등, 공유자가 아닌 제3자를 대상으로 하는 경우가 아닌 이상, 발명의 공유자는 앞서 살펴본 바와 같이 지분 비율에 상관없이 독자적으로 해당 발명을 실시할 수 있는 권리를 가지게 되며, 각자 실시에 따른 수익은 공유자 간 배분 없이 자신에게 귀속됩니다.

이 부분에서 중소, 중견 기업들이 주의하셔야 할 이슈가 발생하게 됩니다. 즉, 대기업과 협업으로 기술 개발을 완료하거나 특허 발명의 지분 일부를 대기업에 양도한 중소·중견 기업의 경우 실제 기술의 사업화로 얻을 수 있는 수익의 대부분을 대기업이 가지고 갈 수 있는 가능성도 상존하는바, 영업력이나 마케팅 역량, 유통 네트워크 확보 등에서 차이가 큰 타 경제주체와의 특허발명의 지분 공유에 대해서는 다시금 주의가 필요하게 됩니다.

 

4. 공동 개발자 중 1인에 의한 추가 개량 기술 개발에 따른 권리 귀속 문제

 

 

공동 개발된 초기 발명(초기 제품)을 기초로 공유자 중의 1인이 추가적인 기술 개량을 진행(개량 제품)하였고, 초기 제품에 비해 개량 제품의 시장성이 훨씬 뛰어난 것으로 전제하겠습니다. 이 경우 개량 제품의 발명에 기여한바가 없는 초기 제품의 공동 개발자는 개량 제품에 적용된 개량 기술도 자유로이 사용할 수 있을까요?

어떤 면에서는 개량 제품 역시 초기 제품에 적용된 기술을 기본으로 개량된 제품인바 개량 제품에 적용된 기술 역시 공동 권리, 즉 공유되어야 한다고 주장할 수도 있을 것 같습니다.

하지만 정답은... 개량 제품에 적용된 새로운 기술에 대한 권리는 해당 발명을 완성한 공유자 중의 1인에게만 주어지게 되고, 새로운 기술 개발에 기여한 바가 없는 타 경제주체는 이에 대해 권리를 주장할 수 없게 됩니다. 따라서, 계속적으로 원만하고 발전적 관계를 이어나가기 위해서는 상호 꾸준히 초기 제품을 기초로 새로운 시장 트렌드와 성능 요구에 만족할 수 있는 개량 기술 개발을 공동으로 진행하는 것이 바람직한 모습이라 할 것입니다.

 

오늘은 최근 이슈화되고 있는 오픈 이노베이션과 다른 경제주체와 오픈 이노베이션을 진행할 때 발생할 수 있는 IP 창출 관점에서의 문제를 살펴보았습니다. 주변에 좋은 아이디어나 기술, 아이템을 보유하고 계신 분들과의 협업, 중요합니다. 하지만, 이러한 협업, 즉 오픈 이노베이션이 끝까지 좋은 결과로 유지될 수 있도록 미리미리 사전에 발생할 수 있는 문제들을 파악하고, 이에 대해 명확히 해두시는 일이 더욱 중요하다고 볼 것입니다.

IBK기업은행 IBK컨설팅센터
박상완 변리사