창업기업 입장에서 본 2014년 개정 상표법(案) 해설

특허청은 정당한 상표 사용자의 보호와 ‘상표 브로커’ 활동의 방지를 위해 아래와 같은 상표법 전부 개정안을 발표하였습니다.

특허청은 1990년 전부개정 이후 23년만에 상표법전부개정(안)을 다음달 24일까지 입법예고한다고 밝혔다. 

이번 전부개정(안)은 상표권을 이용해 부당한 이익을 획득하려고 하는 상표브로커 근절, 선출원주의의 문제점 보완 등 정의롭지 못한 상표권의 등록 및 행사는 저지하되, 정당한 권리자는 더욱 두텁게 보호해 상표질서를 회복하기 위한 것에 초점을 맞췄다.

먼저, 타인이 상당한 투자나 노력을 기울여 만든 성과를 무단으로 출원해 먼저 등록받은 후, 정당한 권리자에게 권리행사를 하거나 영세상인에게 형사처벌 조항을 앞세워 합의금 등을 요구할 목적으로 상표를 출원하는 행위는 심사단계에서 거절되도록 관련 규정을 신설했다.

나아가 신의칙에 위배되는 상표가 과오등록 된다고 하더라도 정당한 권리자의 동의없이는 그 상표를 사용할 수 없도록 하는 규정도 함께 마련, 상표브로커가 더 이상 발붙일 수 없도록 했다.

[신의칙 : 신의칙이란 '신의성실의 원칙'의 줄임말로 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다는 원칙을 뜻합니다.(민법 2조 1항)]

(중략)

한편 사용에 의한 식별력의 인정기준을 낮춰 특이한 상품의 형상, 프렌차이즈 매장의 인테리어, 비행기 승무원의 유니폼, 특정한 소리나 효과음, 영문자 2자로 구성된 상표 등 기업의 이미지(Trade Dress)를 나타내는 독특한 아이디어 등이 어느 정도 알려지면 상표로 등록받아 강하게 보호될 수 있도록 했다.(중략)

 - 기사 출처: 특허청, 상표법 23년만에 전면 개정 추진, 정책브리핑(2013. 11. 21)

여기서 특히 창업기업의 입장에서 주목해야 할 부분은 “타인이 상당한 투자나 노력을 기울여 만든 성과를 무단으로 출원해 먼저 등록받은 후, 정당한 권리자에게 권리행사를 하거나 영세상인에게 형사처벌 조항을 앞세워 합의금 등을 요구할 목적으로 상표를 출원하는 행위는 심사단계에서 거절되도록 관련 규정을 신설”한다는 부분으로 볼 수 있습니다.

사실 그동안 상표법에 대한 이해나 브랜드 보호의 중요성에 대한 인식이 부족한 창업기업의 입장에서 초기 상표권 확보를 위한 투자가 소홀했던 점들이 많이 있었고, 이를 소위 ‘상표 브로커’라 불리는 전문 상표분쟁 전문가들이 악용하는 사례가 종종 발생하고는 했습니다. 

이번 특허청 전부 개정안은 이러한 악용 사례를 방지하여, 창업기업이 더이상 ‘상표 브로커’에게 부당한 손해를 받지 않도록 상표법을 개정하고자 하는 취지로 볼 수 있을 것 같습니다. 즉, 선출원주의를 취하는 국내 상표법에 따라 먼저 상표등록출원을 한 경제 주체가 상표권을 취득하는 것이 원칙이기는 하나, 먼저 출원된 상표가 창업기업 등의 사용상표를 모방하여 무단 출원된 경우에는 선출원주의의 예외를 인정하여, 모방 상표의 등록을 인정하지 않겠다는 개정 입법안의 취지로 볼 수 있을 것 같습니다.

또한, 개정 입법안은 “신의칙에 어긋나는 상표가 과오등록 된다고 하더라도 정당한 권리자의 동의 없이는 그 상표를 사용할 수 없도록 하는 규정”도 신설하도록 하여, 상표등록 심사단계에서 발견되지 않은 모방 상표가 등록된 경우라 할지라도, 먼저 동일한 상표를 사용한 창업기업 등의 동의가 없을 경우에는 그 등록상표의 행사(침해경고나 분쟁제기)가 불가능하도록 하고 있습니다.

그리고 이번 개정안은 “사용에 의한 식별력의 인정기준을 낮춰 특이한 상품의 형상, 프렌차이즈 매장의 인테리어, 비행기 승무원의 유니폼, 특정한 소리나 효과음, 영문자 2자로 구성된 상표 등 기업의 이미지(Trade Dress)를 나타내는 독특한 아이디어 등이 어느 정도 알려지면 상표로 등록받아 강하게 보호”할 수 있도록 한 부분도 주목할 사항입니다. 

그동안 대기업 등과 달리 광고선전비 등을 부담하기 힘든 창업기업의 입장에서 상표 사용을 통한 식별력 확보가 쉽지 않은 것이 현실이며, 이에 따라 먼저 상표를 사용하고 있음에도 불구하고 상표 사용에 따른 식별력을 인정받지 못한 사례가 종종 발생하고는 했습니다. 

이번 상표법 전부 개정안과 이에 따른 상표심사기준이 어떻게 최종적으로 반영될지는 앞으로 지켜보아야 할 것이지만, 사용에 따른 식별력 인정 기준을 낮추어 주거나 프렌차이즈 매장의 인테리어 등과 같은 비정형적 상표 보호를 의제하고 있는 입법안은 분명 창업기업에게 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다.

단언컨대, 2014년 전면 개정을 앞두고 있는 상표법은 창업기업 CEO분들께 도움이 될 수 있는 좋은 입법안이라고 할 수 있습니다.

하지만, 항상 법을 악용하거나 예기치 못한 불의의 피해를 보는 사례가 발생할 수 있다는 점은 항상 염려에 두셔야 합니다. 이를 통해 최근 많이 발생하고 있는 지식재산 분쟁을 예방하고, 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다. 호미로 막을 수 있었던 것을 가래로 막을 필요는 없도록 말입니다.

지식재산 분쟁 예방과 효과적인 대응 전략 자문, 기업은행의 IBK컨설팅센터가 함께 하겠습니다.

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