[지적재산권]내 발명은 특허일까 영업비밀일까?

사례로 풀어보는 특허와 영업비밀

 

내가 만든 아이디어, 최소한 발명자인 나의 입장에서는 참 좋은데 어떻게 법적으로도 보호를 받아야 할까요? 좀 더 법률적인 입장에서 정리해 보자면, 이러한 고민은 “특허로 보호할 것인가? 영업비밀로 보호할 것인가?”라는 내용으로 정리할 수 있습니다. 우선 여기서 시작되는 문제는 특허와 영업비밀이 공존할 수 없다는 데에서부터 시작하게 됩니다.

 

특허는 해당 기술의 공개를 전제로 일정한 기간(특허출원일로부터 최대 20년이며, 의약발명과 같이 특수한 발명의 경우 5년의 범위 내에서 연장이 될 수도 있다) 국내에서의 독점권을 법적으로 보호받는 반면, 영업비밀의 경우 비밀유지(비공개)를 전제로 무단유출에 대한 손해배상이나 형사처벌 수단 등을 강구할 수 있지만 제3자가 독자적으로 개발한 동일한 기술 내용에 대해서는 특허와는 달리 독점적인 실시권을 주장할 수 없는 차이가 있습니다.

 

따라서 만약 甲이 A라는 기술 아이템을 발명하였고, 특허제도를 통해 A라는 기술 아이템을 보호받아 안정적으로 사업을 하고자 한다면, 특허명세서를 작성하여 특허청에 출원하는 행정적 절차를 우선적으로 진행하여야 하며, 특허청 심사관의 심사 결과(통상 18개월에서 24개월이 소요되나, 긴급을 요하는 사정이 있을 경우 우선심사신청을 통해 6개월 내 심사 결과를 받을 수도 있다) 하자가 없을 경우 A라는 기술 아이템은 최대 20년간(특허출원시점으로부터 기산) 국내에서 독점적으로 실시하거나 타인에게 양도하거나 실시할 수 있는 허락을 할 수 있게 됩니다.

<출처 : http://www.flickr.com/photos/71753172@N00/2585191273>

 

甲이 A기술을 특허로 보호받는 경우, 甲은 제3자가 설사 독자적으로 개발한 기술이라 할지라도 甲의 허가 없이는 국내에서의 동일한 기술 실시 및 해당 기술을 적용한 제품을 생산, 판매, 유통하지 못하도록 하는 등의 민, 형사상 조치가 가능하고, 기술거래나 기술이전, 전수 등을 위한 타 경제주체와의 협상 등에서도 기술 정보 공유를 자유롭게 할 수 있는 장점이 있습니다.

 

반면 특허로 보호받고자 할 때, 甲이 주의해야 할 점은 ① A라는 기술 아이템에 대한 독점권인 특허권의 존속기간이 영원하지 않으며(즉, 존속기간이 만료된 이후에는 누구나 실시할 수 있는 기술이 된다), ② 매년 일정금액의 연차료(권리 유지료)를 특허청에 납부해야 하고, ③ A라는 기술 아이템이 특허공보(www.kipris.or.kr을 통해 온라인으로도 공개된다)를 통해 국내, 외에 알려지게 되는 바, 경쟁사 등이 A라는 기술 아이템에 대해 연구할 수 있는 충분한 기술 정보를 제공할 수 있게 되며, 이를 통해 경쟁사 등이 甲의 특허권에 저촉되지 않으면서 유효한 효과를 동일, 유사하게 발휘할 수 있는 신규의 아이템을 만들어 낼 수 있는 등의 위협이 존재하게 되는 점 등이 있습니다.

 

사례1) 미국 화이자社의 ‘비아그라’

 

<출처 : http://www.flickr.com/photos/62116165@N00/4029092094>

미국 화이자社는 ‘비아그라’ 약품에 대한 특허권을 기초로 미국은 물론 국내에서도(한국에서도 특허권을 획득) 독점적으로 해당 약품을 판매하여 고수익을 올릴 수 있었지만, 2012년 5월 특허권의 만료로 비아그라와 똑같은 약품을 만들어 내는 CJ, 한미약품, 동화약품 등 국내의 많은 제약사들의 도전을 받게 되며(2012. 7. 15자 중앙일보에서는 복제약들의 홍수로 인해 발기부전약의 오남용을 우려하는 기사까지 나왔습니다), 특히 특허명세서를 통해 해당 약품의 성분 및 약리기전까지도 공개되는바 국내 제약사들도 존속기간이 만료된 약품의 복제가 비교적 손쉽게(실시방법을 구체적으로 명시해 둔 공개된 기술지도서가 있다고 생각하시면 이해하기가 더 쉬울까요?) 가능하게 됩니다.

 

반면 B는 乙이라는 기술 아이템을 영업비밀로 보호하기로 결정하였다고 생각해 봅시다. 영업비밀은 특허와 달리 권리보호를 위해 형식적인 출원 등의 절차를 진행할 필요 없이 경제적 유용성을 가진 정보가 공지되지 않은 채 내부적으로 잘 관리될 경우 영업비밀로 성립되게 됩니다.

 

乙을 영업비밀로써 관리하는 B는 내부적으로 비밀로써 잘 관리하고 있었음에도 불구하고 부정한 방법으로 乙을 취득하여 사용하거나 공개하는 행위 등에 대해서는 민, 형사상의 구제수단을 통해 보호받을 수 있고, 특허와는 달리 B가 비공개로 유지하는 한 타인이 B가 개발한 기술 아이템을 알 수 없다는 장점이 있습니다.

 

다만, 영업비밀로 乙을 보호하고자 하는 B가 주의해야 할 사항은, ① 영업비밀은 특허와 달리 배타적인 독점권을 부여하지 않기 때문에 제3자가 동일한 내용의 기술 아이템을 개발·활용하더라도 그것이 B 영업비밀의 부당한 취득이 아닐 경우에는 문제 삼을 수 없고(또한, 역설계_Reverse Engineering을 통해 乙에 대한 내용을 추적하는 것은 영업비밀 침해에 해당하지 않는다), ② 영업비밀로 관리하기 위한 물리적, 인적 보안이 추가적으로 필요하며, ③ 영업비밀 침해에 따른 분쟁 시 영업비밀에 관련되는 정보가 자신의 것임을 증명해야 하는 문제와 ④ 분쟁 과정에서의 영업비밀 내용의 노출 등의 문제 등이 있습니다.

 

사례2) 코카콜라의 M34chandise 7X 영업비밀

<출처 : http://www.flickr.com/photos/71325969@N00/1832646766>

 

코카콜라社의 경우 콜라의 맛을 좌우한다는 Merchandise 7X라는 비밀성분과 제조방법에 대해서는 소수의 간부들만이 비밀 금고 내 자료를 통해 공유할 정도로 철저하게 영업비밀로 보유하고 있고, 그 결과로 100년이 넘는 기간 동안 아직도 다른 음료업체들이 코가콜라의 콜라와 동일한 맛의 콜라를 생산하지 못하고 있음을 주지의 사실일 것입니다. 만약 코카콜라가 특허로 보호받고자 하였다면, 이미 권리의 존속기간이 만료되어 지금쯤이면 국내의 롯데나 웅진 등의 음료업체들도 코카콜라와 동일한 맛과 향의 콜라를 생산하여 수출까지 하고 있을지도 모르겠습니다만..

 

다만, 코카콜라社는 Merchandise 7X와 관련된 영업비밀이 항상 비밀유출의 위험에 놓여 있기 때문에 이의 보호를 위해 비싼 인적, 물적 보호 장치를 위한 추가적인 비용을 지불하고 있고, 그리고 자체 연구개발을 통해 비슷한 맛과 향을 가지는 펩시콜라에 대해서는 영업비밀의 침해를 주장할 수 없는 한계를 가지고 있으며, 또 부당히 Merchandise 7X를 유출한 자를 처벌할 수는 있겠지만 그 과정에서 Merchandise 7X 내용이 공개된 경우에는 더 이상 영업비밀로써의 역할이나 법적인 보호를 받지 못하게 되는 문제가 발생됩니다(이 경우 부정 유출자가 아닌 다른 음료업체 등에서는 자유롭게 Merchandise 7X를 사용할 수 있게 되며, 부정 유출자는 코카콜라社로부터는 지탄을 받겠지만 다른 음료업체들로부터는 자기희생에 대한 찬사를 받을지도 모르겠습니다).

 

이제 장점과 단점이 뚜렷한 특허와 영업비밀의 내용을 이해하셨습니까?

그렇다면 내 발명은 “특허로 보호할 것인가? 영업비밀로 보호할 것인가?”, 이 고민에 대한 답도 생기셨죠.

 

알면 더 재미있는 지식재산권의 세계, 다음번에는 더 재미있는 주제로 찾아오겠습니다.

감사합니다.

 

 IBK기업은행 IBK컨설팅센터
 박상완 변리사